Проводим процедуру медиации в спорах о нарушении прав интеллектуальной собственности
с гарантиями!

Согласно статье 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ, процедура медиации - способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения.
Медиатор - независимое физическое лицо, привлекаемое сторонами в качестве посредника для содействия в выработке сторонами решения по существу спора.
Медиация относится к примирительным процедурам, поименованным в главе 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В соответствии со статьёй 138 АПК РФ примирение сторон может быть достигнуто путём проведения переговоров (статья 138.3), медиации (статья 138.4), судебного примирения (статья 138.5) или иных примирительных процедур.
Аналогичные нормы содержатся в главе 14.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

• от переговоров - обязательным участием независимого посредника, не имеющего собственного интереса в исходе спора;
• от третейского разбирательства - отсутствием у медиатора полномочий по вынесению обязательного для сторон решения;
• от судебного примирения - непроцессуальным характером и участием посредника, не являющегося судьёй в отставке;
• от мирового соглашения - возможностью проведения без обращения в суд.

В сфере интеллектуальной собственности медиация применима как к спорам, вытекающим из договорных отношений (лицензионные и сублицензионные договоры, договоры об отчуждении исключительного права, договоры авторского заказа, соглашения о совместном создании результата интеллектуальной деятельности), так и к спорам о нарушении исключительных прав.

Медиация не может быть применена к спорам, затрагивающим публично-правовые интересы или права третьих лиц, не участвующих в процедуре.
Так, вопросы действительности патента, регистрации товарного знака, предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товара разрешаются исключительно Роспатентом и Судом по интеллектуальным правам.
Однако сопутствующие имущественные требования (о размере компенсации, о порядке использования объекта до вступления в силу решения регистрирующего органа) могут быть предметом медиации.
Согласно части 5 статьи 1 Федерального закона № 193-ФЗ, процедура медиации не применяется к коллективным трудовым спорам, а также к спорам, возникающим из отношений, если результаты урегулирования спора могут затронуть права и законные интересы третьих лиц, не участвующих в процедуре медиации, или публичные интересы.

Стороны обращаются к процедуре медиации по своему согласию и вправе прекратить её в любой момент.
Ни одна из сторон не может быть принуждена к продолжению процедуры или к принятию определённого варианта урегулирования.

Информация, полученная сторонами и медиатором в ходе процедуры, не подлежит разглашению без согласия соответствующей стороны.
Медиатор не может быть допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с проведением процедуры (пункт 1 части 5.1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
В IP-спорах данный принцип имеет особое значение, поскольку сведения о секретах производства, лицензионных ставках, коммерческих условиях и переговорных позициях составляют коммерческую ценность.

Стороны имеют равные процессуальные возможности по представлению своей позиции, доступу к информации и участию в выработке решения.
Медиатор не вправе оказывать предпочтение одной из сторон.

Медиатор не должен иметь личной заинтересованности в исходе спора, родственных или служебных связей со сторонами, финансовой зависимости от одной из сторон.
Медиатор обязан сообщить сторонам обо всех обстоятельствах, которые могут повлиять на его беспристрастность.

Требования к медиаторам установлены статьями 15 и 16 Федерального закона № 193-ФЗ.
Медиаторы, осуществляющие деятельность на профессиональной основе.
Медиатором-профессионалом может быть лицо, достигшее возраста двадцати пяти лет, имеющее высшее образование и прошедшее курс обучения по программе подготовки медиаторов, утверждённой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Профессиональные медиаторы вправе осуществлять деятельность по проведению процедур медиации в отношении споров, переданных на рассмотрение суда или третейского суда.

Действующее законодательство не устанавливает обязательных требований к специализации медиаторов, однако в практике IP-споров стороны часто привлекают медиаторов, имеющих квалификацию патентного поверенного, опыт судебной практики в Суде по интеллектуальным правам, знание технической специфики предмета спора.
Списки медиаторов ведутся саморегулируемыми организациями медиаторов, при некоторых торгово-промышленных палатах, при научно-консультативных советах при судах.
Ограничения деятельности медиатора. Медиатор не вправе:

• представлять интересы одной из сторон;
• оказывать одной из сторон юридическую, консультационную или иную помощь;
• быть представителем стороны спора после прекращения процедуры медиации;
• разглашать информацию о процедуре медиации без согласия сторон;
• принимать участие в процедуре, если он является родственником одной из сторон или имеет иную заинтересованность.

Медиатор несёт гражданско-правовую ответственность перед сторонами за вред, причинённый вследствие осуществления указанной деятельности, в порядке, установленном гражданским законодательством.

Заключается сторонами в письменной форме до возникновения спора (медиативная оговорка в договоре) либо после его возникновения.
По содержанию представляет собой обязательство сторон обратиться к процедуре медиации при возникновении определённых разногласий. Согласно части 1 статьи 4 Федерального закона № 193-ФЗ, если стороны заключили такое соглашение и в течение оговорённого срока обязались не обращаться в суд, медиация становится обязательной досудебной процедурой.
Типовая медиативная оговорка для лицензионного договора может быть сформулирована следующим образом:
«Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, включая касающиеся его исполнения, изменения, расторжения или недействительности, стороны обязуются в первую очередь урегулировать путём проведения процедуры медиации. Срок проведения процедуры медиации не может превышать шестидесяти дней со дня направления одной из сторон предложения о применении процедуры медиации. Обращение в суд или третейский суд возможно только после истечения указанного срока или прекращения процедуры медиации».

Заключается сторонами в письменной форме после возникновения спора и содержит существенные условия проведения процедуры: предмет спора, сведения о медиаторе или организации, осуществляющей проведение медиации, порядок и сроки проведения процедуры, порядок распределения расходов, иные условия по усмотрению сторон.
Со дня заключения такого соглашения процедура медиации считается начатой (часть 4 статьи 7 Федерального закона № 193-ФЗ).

Одна из сторон направляет другой стороне письменное предложение об обращении к процедуре медиации. Согласно части 5 статьи 7 Федерального закона № 193-ФЗ, если сторона в течение тридцати дней со дня направления предложения или в течение иного указанного в предложении разумного срока не получила согласие другой стороны на применение процедуры медиации, такое предложение считается отклонённым.

Форма проведения. Процедура может проводиться очно в помещении медиатора или организации, осуществляющей проведение медиации, либо с использованием видео-конференц-связи. Дистанционный формат получил широкое распространение и позволяет проводить медиацию с участием сторон, находящихся в разных регионах или странах.

Общий срок процедуры медиации, проводимой вне рамок судебного процесса.
Согласно части 2 статьи 13 Федерального закона № 193-ФЗ, срок проведения процедуры медиации не должен превышать ста восьмидесяти дней. По взаимному соглашению сторон и медиатора этот срок может быть продлён, но не более чем на девяносто дней.

Срок процедуры медиации, проводимой после передачи спора на рассмотрение суда.
Согласно части 3 статьи 13 Федерального закона № 193-ФЗ, срок такой процедуры не может превышать шестидесяти дней. При этом суд вправе отложить разбирательство дела на срок проведения процедуры медиации (статья 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статья 169 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Досрочное прекращение процедуры.
Процедура медиации может быть прекращена в связи с:

• заключением медиативного соглашения;
• заключением соглашения сторон о прекращении процедуры медиации без достижения согласия по имеющимся разногласиям;
• заявлением медиатора о прекращении процедуры в связи с нецелесообразностью её дальнейшего проведения;
• заявлением одной из сторон об отказе от продолжения процедуры;
• истечением срока проведения процедуры медиации (статья 14 Федерального закона № 193-ФЗ).

Соглашение, достигнутое сторонами в результате процедуры медиации, проведённой без передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, представляет собой гражданско-правовую сделку, направленную на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей сторон.
К такой сделке применяются правила гражданского законодательства об отступном (статья 409 Гражданского кодекса Российской Федерации), о новации (статья 414), о прощении долга (статья 415), о зачёте встречного однородного требования (статья 410), о возмещении вреда.

Содержание медиативного соглашения.
В соглашении указываются:

• сведения о сторонах;
• предмет спора;
• сведения о проведённой процедуре медиации и медиаторе;
• согласованные сторонами обязательства, условия и сроки их исполнения.

Применительно к IP-спорам типовые условия медиативного соглашения могут включать:

• обязательство одной стороны прекратить использование спорного обозначения к определённой дате,
• обязательство второй стороны отказаться от исковых требований, согласование размера и графика выплаты компенсации, предоставление лицензии на использование объекта, передачу доменного имени, оформление письма-согласия для регистрации сходного товарного знака, распределение прав между соавторами.

Медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате процедуры медиации, проведённой после передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, может быть утверждено судом в качестве мирового соглашения в соответствии с процессуальным законодательством.
С момента утверждения оно приобретает силу судебного акта и подлежит принудительному исполнению.
Исполнение медиативного соглашения.
По общему правилу медиативное соглашение подлежит исполнению на основе принципов добровольности и добросовестности сторон.
При неисполнении соглашения одной из сторон другая сторона вправе обратиться в суд с иском о принуждении к исполнению обязательств, вытекающих из соглашения.

Придание медиативному соглашению силы исполнительного документа существенно изменяет практическую ценность процедуры. Сторона, в пользу которой заключено соглашение, при его неисполнении вправе обратиться непосредственно к судебному приставу-исполнителю с нотариально удостоверенным соглашением и постановлением о возбуждении исполнительного производства без необходимости отдельного искового производства.

Нотариус проверяет:

• соответствие соглашения требованиям закона (статьи 43, 44 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате);
• дееспособность сторон и полномочия представителей;
• добровольность заключения соглашения;
• отсутствие в соглашении условий, противоречащих закону или нарушающих права третьих лиц;
• участие в удостоверении соглашения профессионального медиатора либо медиатора, деятельность которого организована саморегулируемой организацией медиаторов.

Присутствие медиатора.
Согласно части 5 статьи 12 Федерального закона № 193-ФЗ, для нотариального удостоверения медиативного соглашения требуется присутствие медиатора при совершении нотариального действия.
Медиатор подтверждает нотариусу факт проведения процедуры и достижения соглашения в её результате.
Тариф за удостоверение.
Размер нотариального тарифа за удостоверение медиативного соглашения установлен статьёй 22.1 Основ законодательства о нотариате и подпунктом 12.1 пункта 1 статьи 333.24 Налогового кодекса Российской Федерации: 0,5 процента суммы договора, но не менее 300 рублей и не более 20 000 рублей.
Практическое применение в IP-спорах.
Нотариальное удостоверение особенно целесообразно применительно к медиативным соглашениям, содержащим денежные обязательства (о выплате компенсации, роялти, авторского вознаграждения), обязательства о передаче исключительного права или предоставлении лицензии, обязательства о прекращении использования средства индивидуализации в определённый срок.

При подготовке дела к судебному разбирательству судья обязан разъяснить сторонам их право обратиться за содействием к посреднику, в том числе медиатору, судебному примирителю, использовать другие примирительные процедуры, разъяснить условия и порядок реализации данного права, существо и преимущества примирительных процедур (пункт 2 части 1 статьи 135 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 5 части 1 статьи 150 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 138.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, примирительная процедура может быть проведена по ходатайству сторон либо по предложению арбитражного суда. Предложение суда может содержаться в определении о принятии искового заявления к производству, о подготовке дела к судебному разбирательству или в ином определении по делу, а также может быть сделано судом в устной форме. Для рассмотрения сторонами вопроса о возможности использовать примирительную процедуру арбитражный суд может объявить перерыв в судебном заседании.

При согласии сторон с предложением суда о проведении примирительной процедуры арбитражный суд выносит определение о её проведении и при необходимости об отложении судебного разбирательства. В определении указываются наименования сторон, предмет спора и круг вопросов, для урегулирования которых может быть использована процедура, сроки её проведения.
Согласно части 3 статьи 138.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, срок проведения процедуры не должен превышать шестидесяти дней.

При достижении сторонами соглашения оно может быть оформлено как:

• мировое соглашение, утверждаемое судом (статья 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации);
• частичный или полный отказ от иска;
• признание иска;
• соглашение по фактическим обстоятельствам дела.

При недостижении сторонами согласия либо истечении срока проведения процедуры арбитражный суд возобновляет судебное разбирательство (часть 5 статьи 138.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд по интеллектуальным правам как специализированный арбитражный суд руководствуется общими нормами Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о примирительных процедурах. Медиация допустима на стадии рассмотрения дела по существу и при исполнении судебного акта.
Специфика споров, рассматриваемых Судом по интеллектуальным правам (о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, о признании недействительным патента, об оспаривании решений Роспатента), ограничивает применение медиации по вопросам, отнесённым к исключительной компетенции регистрирующего органа, однако не исключает её по сопутствующим имущественным требованиям.

Отличия от медиации.
Судебное примирение является самостоятельной примирительной процедурой, отличной от медиации:

• проводится с участием судебного примирителя, которым является судья в отставке;
• судебные примирители утверждаются Пленумом Верховного Суда Российской Федерации (первоначальный список утверждён Постановлением от 28.01.2020 № 1);
• проводится в здании суда, в отдельном помещении;
• не оплачивается сторонами (в отличие от услуг медиатора);
• регулируется процессуальным законодательством и Регламентом, утверждённым Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации.

Основания и порядок.
Судебное примирение может быть инициировано сторонами либо предложено судом. Основанием для проведения является определение суда о проведении судебного примирения.
Судебное примирение проводится в срок, установленный судом, и по ходатайству сторон может быть продлено.

Полномочия судебного примирителя.
Судебный примиритель вправе вести переговоры со сторонами и другими лицами, участвующими в деле, изучать представленные документы, знакомиться с материалами дела с согласия суда, давать сторонам рекомендации в целях скорейшего урегулирования спора.
Судебный примиритель не является участником судебного разбирательства и не вправе совершать действия, влекущие за собой возникновение, изменение или прекращение прав или обязанностей лиц, участвующих в деле.

Судебное примирение в IP-спорах.
Применение судебного примирения к спорам об интеллектуальных правах даёт сторонам преимущества, связанные с высоким уровнем правовой квалификации судебного примирителя, знанием им процессуального законодательства, судебной практики и особенностей рассмотрения соответствующей категории дел.
В Суде по интеллектуальным правам судебное примирение применимо к спорам о защите исключительных прав, о взыскании компенсации, о толковании условий лицензионных договоров.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.06.2021 № 18 (пункт 16) разъясняет: после соблюдения сторонами досудебного порядка урегулирования спора течение срока исковой давности продолжается. Правило об увеличении срока исковой давности до шести месяцев в этом случае не применяется, если законом или договором установлен определённый срок проведения процедуры.

Практическое значение для IP-споров.
Сроки давности по делам о нарушении исключительных прав составляют три года (общий срок по статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации). Приостановление течения срока на период проведения медиации позволяет сторонам без риска пропуска давности вести переговоры в течение всего согласованного периода.

Досудебный порядок при обращении в суд после медиации.
Согласно пункту 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.06.2021 № 18, досудебный порядок урегулирования спора в виде примирительной процедуры считается соблюдённым в случае представления истцом документов, подтверждающих использование соответствующей процедуры. Такими документами являются протокол разногласий, соглашение сторон о прекращении процедуры медиации без достижения согласия, заявление об отказе от продолжения процедуры медиации.

Обязанность конфиденциальности сторон, медиатора и организации.
При проведении процедуры медиации сохраняется конфиденциальность всей относящейся к её проведению информации, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если стороны не договорились об ином.

Свидетельский иммунитет медиатора.
Согласно пункту 1 части 5.1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и пункту 5 части 5.1 статьи 56 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не подлежат допросу в качестве свидетелей медиаторы, судебные примирители - об обстоятельствах, ставших им известными в связи с исполнением соответствующих обязанностей. Данный иммунитет распространяется как на стадию медиации, так и на последующее судебное разбирательство.

Ограничения раскрытия информации в суде.
Статья 5 Федерального закона № 193-ФЗ устанавливает: истребование от медиатора и от организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, информации, относящейся к процедуре, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если стороны не договорились об ином.

Значение конфиденциальности для IP-споров.
В спорах об интеллектуальных правах конфиденциальный характер процедуры имеет повышенное значение. В ходе медиации стороны раскрывают друг другу сведения, составляющие коммерческую тайну (объёмы производства и продаж, размер полученного дохода от использования охраняемого объекта, размер и структуру лицензионных платежей, техническую документацию, ноу-хау). Раскрытие таких сведений в открытом судебном заседании может причинить существенный ущерб коммерческим интересам сторон, тогда как в рамках медиации они защищены как принципом конфиденциальности процедуры, так и обязательствами сторон о неразглашении.

Оформление обязательств о конфиденциальности.
В соглашении о проведении процедуры медиации целесообразно предусматривать:

• перечень сведений, признаваемых сторонами конфиденциальными;
• условие о неиспользовании полученной информации в последующем судебном или третейском разбирательстве;
• ответственность сторон за нарушение обязательств о конфиденциальности (в форме неустойки или возмещения убытков);
• порядок обращения с документами и материалами по окончании процедуры.

Включение медиативной оговорки в договоры.
При составлении лицензионных и сублицензионных договоров, договоров об отчуждении исключительного права, договоров авторского заказа, договоров о совместном создании результата интеллектуальной деятельности целесообразно включать медиативную оговорку с указанием: круга споров, подлежащих урегулированию, срока проведения процедуры (рекомендуемый срок 30-60 дней), порядка выбора медиатора или организации, языка проведения процедуры (для трансграничных договоров).

Выбор медиатора со специализацией по IP-спорам.
При выборе медиатора следует отдавать предпочтение лицам, обладающим квалификацией патентного поверенного, опытом работы в Суде по интеллектуальным правам, знанием технической специфики предмета спора. При спорах о секретах производства, программах для ЭВМ, топологиях интегральных микросхем требуется медиатор с соответствующей отраслевой компетенцией.

Оформление обязательств о конфиденциальности.
Соглашение о проведении процедуры медиации должно содержать развёрнутые положения о конфиденциальности, включая перечень охраняемых сведений, порядок обращения с документами, ответственность за нарушение обязательств.

Предметная и правовая проработка позиции.
Успех медиации требует чёткого понимания сторонами своей правовой позиции, имеющихся доказательств, перспектив судебного разбирательства. Перед началом процедуры целесообразно провести правовую экспертизу позиции с оценкой сильных и слабых сторон, возможного размера компенсации, вероятности удовлетворения требований.

Использование нотариального удостоверения для денежных обязательств.
Медиативные соглашения, содержащие обязательства о выплате компенсации, роялти, авторского вознаграждения, целесообразно удостоверять нотариально. Придание соглашению силы исполнительного документа обеспечивает возможность принудительного взыскания без дополнительного искового производства.

Комбинирование медиации с иными процедурами.
Медиация может применяться в комбинации с иными способами защиты прав: направлением досудебной претензии, обеспечительными мерами суда, обращением в антимонопольный орган по фактам недобросовестной конкуренции. Например, направление претензии с одновременным предложением о проведении медиации позволяет сохранить сроки исковой давности и одновременно продемонстрировать готовность к переговорам.

Документирование хода процедуры.
Даже при отсутствии положительного результата медиации целесообразно оформить документы, подтверждающие её проведение: протокол о начале процедуры, протокол разногласий, соглашение о прекращении процедуры или заявление об отказе от её продолжения. Эти документы подтвердят соблюдение досудебного порядка и позволят представить их при последующем обращении в суд.
Использование медиации на стадии исполнительного производства. Медиация допустима не только на досудебной стадии и в ходе рассмотрения дела, но и на стадии исполнения судебного акта. Это позволяет сторонам согласовать порядок и график исполнения судебного решения о взыскании компенсации, о прекращении нарушения, об изъятии контрафактных экземпляров с учётом фактических возможностей должника.

Учёт особенностей трансграничных споров.
При медиации по спорам с участием иностранных правообладателей целесообразно:

• определить применимое право (право страны основного правообладателя, право страны использования объекта, право нейтральной юрисдикции);
• предусмотреть язык проведения процедуры и язык медиативного соглашения;
• учесть требования о признании и приведении в исполнение медиативных соглашений в соответствующих иностранных юрисдикциях, включая Сингапурскую конвенцию 2019 года о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации (в отношении государств-участников).