info@intellectprava.ru
RU EN CH
MAX Telegram
+7 (499) 130-37-36 Получить консультацию

Подготовка ответов на претензии в отношении нарушения прав интеллектуальной собственности.
с гарантиями!

Процедура досудебного
урегулирования споров по нарушению прав
на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, товарные знаки.
Проконсультироваться
Получение претензии о предполагаемом нарушении исключительных прав ставит перед адресатом ряд правовых и стратегических задач:
  • своевременно проверить полномочия отправителя и обоснованность заявленных требований,
  • оценить перспективы спора,
  • выработать позицию,
  • подготовить мотивированный ответ.
Правильно организованная работа с претензией позволяет избежать дорогостоящего судебного разбирательства, снизить размер претензионных требований, заключить приемлемое соглашение об урегулировании спора и минимизировать возможные потери.

Нам доверяют:

ООО "ССТ"
НМИ имени В.М. Бехтерева
АО «Ленгаз-Эксплуатация»
АО "Финам"
ПАО "МТС"
ПАО "Вымпелком"
ООО "Рокет Ворк"

1. Первоочередные действия после получения претензии.

С момента получения претензии начинается отсчёт срока для ответа.

1.1. Первоочередные действия адресата претензии должны быть выполнены в течение первых нескольких дней после получения:

  • фиксация даты получения претензии. При получении заказного письма датой получения считается дата вручения, отражённая в почтовом уведомлении; при курьерской доставке - дата, указанная в расписке; при получении по электронной почте или через оператора электронного документооборота - дата, зафиксированная в системе. Дата получения имеет значение для расчёта срока ответа и последующего срока подачи иска;
  • регистрация претензии во входящем документообороте (при наличии такового у адресата);
  • проверка полномочий лица, подписавшего претензию: у юридического лица - соответствие должности и полномочий по уставу; у представителя - наличие действующей доверенности, её реквизиты, объём полномочий;
  • проверка юридического статуса отправителя претензии через ЕГРЮЛ, ЕГРИП: действующее юридическое лицо, наличие статуса индивидуального предпринимателя, отсутствие процедуры несостоятельности (банкротства);
  • предварительное определение категории требований: имущественные (о взыскании компенсации, убытков) или неимущественные (о прекращении нарушения, изъятии продукции, публикации решения); от этого зависит применимость обязательного досудебного порядка по пункту 5.1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации;
  • определение срока для ответа: по общему правилу тридцать календарных дней с момента направления претензии; в претензии может быть указан иной срок (более короткий или более длительный), однако для целей соблюдения досудебного порядка учитывается тридцатидневный срок, установленный законом;
  • назначение ответственного лица (внутреннего юриста, внешнего консультанта, патентного поверенного), которое будет вести работу с претензией;
  • сбор внутренней информации: обстоятельства использования спорного объекта, договорные основания использования, документы о разработке и введении в оборот, коммерческие данные (объём производства, продаж, доходов);
  • принятие превентивных мер по защите документации, связанной с предметом спора, с учётом возможного последующего истребования доказательств в судебном порядке.
Своевременное выполнение первоочередных действий определяет возможность подготовки содержательного и убедительного ответа в течение отведённого срока.

2. Проверка процессуальных оснований претензии.

Проверка процессуальных оснований направления претензии позволяет выявить формальные дефекты, которые могут быть использованы в качестве возражений.

2.1. Проверяются следующие аспекты:

  • подсудность спора: относится ли спор к компетенции арбитражных судов или судов общей юрисдикции. Для арбитражных судов - применимость пункта 5.1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации и части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; для судов общей юрисдикции обязательный досудебный порядок применяется только в случаях, специально установленных законом или договором;
  • характер требований: обязательный претензионный порядок по пункту 5.1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации распространяется только на требования о возмещении убытков или выплате компенсации. Для неимущественных требований (о признании права, пресечении нарушения, изъятии материального носителя, публикации решения) обязательный претензионный порядок не установлен;
  • субъектный состав: обязательный претензионный порядок по пункту 5.1 статьи 1252 применяется только между юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями. Если хотя бы одна из сторон является физическим лицом, не имеющим статуса индивидуального предпринимателя, обязательный порядок не применяется;
  • полнота реквизитов претензии: наличие всех обязательных реквизитов, чёткое указание отправителя и получателя, идентификация охраняемого объекта, изложение фактических обстоятельств, правовое обоснование, конкретизация требований, срок для ответа;
  • срок направления претензии в контексте течения срока исковой давности: если срок исковой давности по основному требованию истёк, направление претензии не имеет правовых последствий в части восстановления возможности взыскания. Пункт 3 статьи 202 Гражданского кодекса Российской Федерации приостанавливает срок исковой давности только в период фактического соблюдения досудебного порядка;
  • надлежащее направление претензии: направление по действительному адресу адресата (по данным ЕГРЮЛ или ЕГРИП); при направлении по электронной почте - согласованность такого способа обмена документами. Направление претензии по ненадлежащему адресу является основанием для непризнания судом соблюдения досудебного порядка.
Обнаружение процессуальных дефектов претензии не отменяет необходимости содержательного ответа, однако может быть отражено в возражениях и в дальнейшем использовано при судебном разбирательстве.

Стоимость услуг по досудебному урегулированию при ответе на претензии:

Полученная претензияiОтвет на претензию готовится по любому объекту: товарный знак, изобретение, полезная модель, промышленный образец, произведение, программа для ЭВМ, база данных, доменное имя. От объекта зависят предмет доказывания и пределы компенсации, которую с вас требуют: с 4 января 2026 года по товарным знакам, авторским и смежным правам - от 10 000 до 10 000 000 ₽, по объектам патентного права - от 50 000 до 10 000 000 ₽ (Федеральный закон от 07.07.2025 № 214-ФЗ, ст. 1252.1 ГК РФ). Если объект не выбран, расчёт идёт по базовой ставке.
базовая стоимость работ
Состав работ патентного бюроiРаботы включают анализ претензии и приложенных доказательств, проверку прав заявителя по реестрам, оценку рисков и выбор линии защиты, подготовку и направление мотивированного ответа с правовым обоснованием, контррасчёт требований, сопровождение переговоров. Экспертиза, встречные меры и судебная стадия оплачиваются отдельно по выбранным параметрам.
проверка прав, ответ, переговоры
Встречные меры и рискиiЗа ответ на претензию пошлина не уплачивается. Пошлины возникают при встречных мерах: возражение в Палату по патентным спорам - 14 000 ₽ по подп. 2.28.4 для товарного знака, 7 000 или 5 000 ₽ по подп. 1.27.3 для патента; иск в Суде по интеллектуальным правам - 15 000 ₽ для физического лица и 50 000 ₽ для организации по подп. 4 п. 1 ст. 333.21 НК РФ. Сумма требований из претензии показана отдельно как риск взыскания вместе с пошлиной истца.
подп. 2.28.4, 1.27.3, ст. 333.21
Минимальная стоимость ответа на претензию от 71 750 ₽
Смета собирается по тарифам 2026 года: работы бюро, пошлины при встречных мерах и оценка риска.
ИтогоiИтог включает работы бюро и государственные пошлины по выбранным параметрам. За ответ на претензию пошлина не уплачивается. Стоимость работ ориентировочная и подтверждается после изучения претензии и документов. Сроки: подготовка ответа 3 - 5 рабочих дней, стандартный срок ответа - 30 календарных дней со дня направления претензии, судебное дело - 4 - 8 месяцев.0 ₽
Рассчитать индивидуальноРассчитать

3. Правовой аудит охраны и принадлежности исключительного права.

Правовой аудит охраны и принадлежности исключительного права правообладателя-заявителя претензии является центральным элементом подготовки возражений.

3.1. Проверяются:

  • действительность правовой охраны на дату совершения предполагаемого нарушения и на дату получения претензии: для патентов - актуальность в открытых реестрах Роспатента (Государственный реестр изобретений, Государственный реестр полезных моделей, Государственный реестр промышленных образцов), уплата пошлин, отсутствие досрочного прекращения; для товарных знаков - действие свидетельства, наличие продлений; для программ для ЭВМ и баз данных - подтверждение регистрации; для произведений - обоснование возникновения авторского права;
  • принадлежность исключительного права заявителю претензии: для служебных объектов - правильность оформления служебного создания; для приобретённых прав - действительность и государственная регистрация договоров об отчуждении; для наследованных прав - подтверждение наследования; для правопреемников юридического лица - подтверждение реорганизации;
  • объём правовой охраны применительно к спорному использованию:
  • для изобретений и полезных моделей - анализ независимого пункта формулы, сопоставление признаков с оспариваемой продукцией (процессом), выявление отсутствия хотя бы одного признака независимого пункта или наличия существенно различающегося признака, что означает отсутствие нарушения;
  • для промышленных образцов - анализ существенных признаков и общего зрительного впечатления, выявление отсутствия воспроизведения существенных признаков или различия в общем впечатлении для информированного потребителя;
  • для товарных знаков - анализ отсутствия сходства до степени смешения по звуковому, графическому, семантическому признакам либо отсутствия однородности товаров и услуг;
  • для произведений - анализ отсутствия воспроизведения формы выражения, наличия самостоятельного творческого труда, различия в существенных элементах;
  • возможные основания для оспаривания правовой охраны: несоответствие условиям патентоспособности (новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость - для изобретений; новизна, промышленная применимость - для полезных моделей; новизна, оригинальность - для промышленных образцов); наличие абсолютных или относительных оснований для отказа в регистрации товарного знака (отсутствие различительной способности, ложные обозначения, сходство с ранее зарегистрированными знаками); отсутствие охраноспособности произведения (недостаточный уровень творчества);
  • сведения о ранее рассмотренных Роспатентом возражениях, о судебных актах по вопросам действительности правовой охраны;
  • анализ добросовестности приобретения и осуществления исключительного права. Пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации допускает отказ в защите права полностью или частично в случае злоупотребления правом.
Правовой аудит охраны часто выявляет обстоятельства, позволяющие полностью или частично отклонить претензионные требования. Отдельные основания (например, ссылка на признаки формулы, не воспроизведённые в спорной продукции) требуют технической экспертизы, которая может быть проведена внесудебно и приложена к ответу на претензию.
Error get alias

4. Проверка обстоятельств правомерного использования.

Проверка обстоятельств правомерного использования охраняемого объекта позволяет обосновать отсутствие нарушения.

4.1. Основные категории правомерного использования:

  • договорные основания: лицензионный договор (простой или исключительный), договор об отчуждении исключительного права, договор коммерческой концессии (франчайзинга), сублицензионный договор. Проверяется действительность, срок действия, объём предоставленных прав (способы использования, территория, срок), государственная регистрация распоряжения исключительным правом в Роспатенте (для объектов, требующих такой регистрации);
  • исчерпание исключительного права: для товарных знаков - введение товара в оборот в Российской Федерации или Евразийском экономическом союзе непосредственно правообладателем либо с его согласия (национальное или региональное исчерпание, статья 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации); для произведений - правомерное введение экземпляров в оборот и последующее свободное распространение экземпляров, за исключением случаев проката (статья 1272 Гражданского кодекса Российской Федерации);
  • свободное использование произведений в личных, научных, культурных целях: цитирование в объёме, оправданном целью цитирования (статья 1274); использование в информационных, научных, учебных или культурных целях (статьи 1273-1280 Гражданского кодекса Российской Федерации); воспроизведение в личных целях (статья 1273);
  • право преждепользования (статья 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации): лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право дальнейшего безвозмездного использования тождественного решения без расширения объёма использования;
  • право послепользования (статья 1400 Гражданского кодекса Российской Федерации при прекращении и восстановлении действия патента);
  • принудительная лицензия (статья 1362 Гражданского кодекса Российской Федерации), включая случаи её выдачи Судом по интеллектуальным правам;
  • использование в целях, предусмотренных статьёй 1359 Гражданского кодекса Российской Федерации (действия, не являющиеся нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец): применение в личных, семейных или иных не связанных с предпринимательской деятельностью целях; проведение научного исследования продукта, способа или изделия; использование при чрезвычайных обстоятельствах; разовое изготовление лекарственных средств; ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение с этой целью продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации или иного государства-члена Евразийского экономического союза (пункт 6 статьи 1359 применительно к региональному исчерпанию);
  • добросовестное использование обозначения, тождественного или сходного с товарным знаком, при наличии оснований (доменные споры, приоритет использования до регистрации товарного знака, использование собственного наименования).
Обнаружение любого из указанных оснований позволяет обоснованно отклонить претензионные требования полностью или в части. К ответу на претензию прилагаются документы, подтверждающие правомерность использования.

5. Анализ обоснованности расчёта компенсации.

Анализ обоснованности расчёта компенсации, заявленной в претензии, является одним из ключевых элементов подготовки возражений.
Даже при подтверждении факта нарушения размер заявленной компенсации может быть существенно завышен.

5.1. Проверяются:

  • избранный способ исчисления компенсации: соответствие способа применимой норме материального права (статья 1301, 1311, 1406.1, 1515, 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации); допустимость применения избранного способа в конкретной ситуации;
  • при исчислении компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей (до 4 января 2026 года) или от десяти тысяч до десяти миллионов рублей (с 4 января 2026 года в соответствии с Федеральным законом от 23.07.2025 № 214-ФЗ) - обоснованность заявленного размера через характер нарушения, степень вины, масштаб, известность объекта, длительность нарушения. Согласно пункту 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2019, при определении размера компенсации, подлежащей взысканию с нарушителя, суд учитывает обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, принимая во внимание принципы разумности и справедливости;
  • при исчислении в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров - правильность подсчёта количества, правильность определения цены (нельзя произвольно завышать по сравнению с фактической ценой реализации нарушителем, если нарушение осуществлялось в форме продажи);
  • при исчислении в двукратном размере стоимости права использования - обоснованность применённой базовой ставки (не должна быть завышена по сравнению с реальными лицензионными сборами правообладателя или средними рыночными ставками), правильность определения периода использования, территории, способа;
  • возможность применения пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации о снижении размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, при наличии соответствующих оснований (одно нарушение затрагивает несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, принадлежащих одному правообладателю; нарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые; использование не носило грубого и систематического характера);
  • возможность применения пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации и позиций Конституционного Суда Российской Федерации (Постановление от 13.12.2016 № 28-П, Постановление от 24.07.2020 № 40-П) о снижении компенсации ниже низшего предела при определённых обстоятельствах;
  • обоснование возможности одновременного взыскания компенсации по нескольким объектам: при нарушении нескольких патентов, нескольких товарных знаков, нескольких произведений размер компенсации взыскивается по каждому объекту отдельно; однако одновременное взыскание за нарушение исключительного права на объект и на средство индивидуализации, тесно связанное с этим объектом, требует внимательной проверки;
  • недопустимость двойного взыскания за одни и те же действия: компенсация и убытки в отношении одного нарушения одного объекта не могут быть взысканы одновременно (пункт 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Подготовка контррасчёта компенсации является обязательным элементом ответа на претензию при частичном признании нарушения или при заявлении возражений против размера требований.

6. Стратегические варианты ответа на претензию.

По результатам правового аудита определяется стратегия ответа на претензию.

6.1. Возможны следующие основные варианты:

  • полный отказ в удовлетворении претензии: применяется при обнаружении обстоятельств, полностью исключающих нарушение (отсутствие использования охраняемого объекта, наличие лицензионного договора, исчерпание исключительного права, право преждепользования, свободное использование, недействительность правовой охраны). Ответ содержит подробное правовое обоснование и приложение подтверждающих документов;
  • частичное признание с обоснованными возражениями: применяется при подтверждении факта нарушения, но при обнаружении обстоятельств, влияющих на размер компенсации или на объём требований. Ответ содержит признание фактических обстоятельств в части, изложение обстоятельств, снижающих ответственность, контррасчёт компенсации, предложение об урегулировании;
  • полное признание требований с ходатайством о рассрочке или иных условиях: применяется при бесспорности нарушения и требований, при готовности урегулировать спор. Ответ содержит признание, предложения по порядку и срокам исполнения, ходатайство о заключении соглашения об урегулировании;
  • предложение об урегулировании путём заключения лицензионного договора, договора об отчуждении исключительного права, договора коммерческой концессии: применяется, когда сторона заинтересована в легализации использования охраняемого объекта на будущее и готова платить за это;
  • заявление встречных требований: применяется при наличии у стороны собственных прав, нарушаемых заявителем претензии (взаимные нарушения, недобросовестная конкуренция, неисполнение договорных обязательств), либо при оспаривании правовой охраны в Роспатенте или в Суде по интеллектуальным правам;
  • отсутствие ответа: не рекомендуется, поскольку молчание расценивается как отказ в удовлетворении претензии и не препятствует правообладателю обратиться в суд, при этом лишает адресата возможности изложить свою позицию до начала судебного процесса.
Выбор стратегии определяется совокупностью обстоятельств: правовой позицией, коммерческими интересами, оценкой платёжеспособности сторон, готовностью к судебному процессу, репутационными соображениями, наличием долгосрочных отношений сторон, возможными последствиями для основной деятельности.

7. Требования к форме и структуре ответа на претензию.

Ответ на претензию составляется в письменной форме и должен содержать следующие обязательные реквизиты:
  • наименование документа: "Ответ на претензию", "Ответ на досудебную претензию";
  • дата составления;
  • наименование и адрес отправителя (лица, дающего ответ);
  • наименование и адрес получателя (правообладателя-заявителя претензии);
  • ссылка на реквизиты претензии, на которую даётся ответ (дата, исходящий номер при его наличии);
  • вводная часть, подтверждающая факт получения претензии, дату получения, предмет претензии;
  • описательная часть с изложением обстоятельств, известных отвечающей стороне;
  • мотивировочная часть с правовой позицией по каждому из заявленных требований;
  • резолютивная часть с чётко сформулированной позицией по каждому требованию (согласие, возражение, частичное согласие, встречное требование, предложение об урегулировании);
  • срок и порядок исполнения признанных требований (при частичном или полном согласии);
  • банковские реквизиты для получения встречных платежей (при необходимости);
  • перечень приложений;
  • должность, фамилия, имя, отчество, подпись лица, подписывающего ответ;
  • при подписании представителем - ссылка на доверенность.
Структура мотивировочной части должна следовать структуре претензии: по каждому заявленному требованию излагается правовая позиция отвечающей стороны с фактическим и правовым обоснованием. Ответ должен быть мотивированным, а не декларативным: недостаточно указать "требования не признаются", необходимо изложить конкретные обстоятельства и правовые нормы, обосновывающие такую позицию.

8. Возражения по существу заявленных требований.

Возражения по существу заявленных требований формулируются исходя из результатов правового аудита.

8.1. Типичные категории возражений:

  • отсутствие использования охраняемого объекта: при патентных спорах - отсутствие в спорной продукции всех признаков независимого пункта формулы (принцип "всех признаков"); при товарных знаках - отсутствие сходства до степени смешения или отсутствие однородности товаров и услуг; при произведениях - отсутствие воспроизведения формы выражения;
  • наличие правовых оснований использования: действующий лицензионный договор, договор об отчуждении исключительного права, договор коммерческой концессии; согласие правообладателя; исчерпание исключительного права; свободное использование по статьям 1272-1280 Гражданского кодекса Российской Федерации; право преждепользования; принудительная лицензия;
  • недействительность правовой охраны: пороки регистрации; несоответствие условиям патентоспособности; наличие абсолютных или относительных оснований для отказа в регистрации товарного знака; отсутствие охраноспособности произведения (недостаточный уровень творчества, копирование ранее известного объекта);
  • принадлежность исключительного права иному лицу: подтверждение отсутствия у заявителя претензии исключительного права; наличие прав у третьих лиц (соавторов, работодателя по служебным объектам); наличие спорных прав на объект;
  • прекращение правовой охраны: истечение срока действия; досрочное прекращение вследствие неуплаты пошлин или отказа правообладателя; аннулирование регистрации; прекращение правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием;
  • отсутствие вины (для физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность); недоказанность вины (для отдельных категорий требований, где вина является элементом состава);
  • отсутствие или недоказанность причинно-следственной связи между действиями стороны и убытками правообладателя;
  • завышенный размер компенсации с представлением контррасчёта по избранному правообладателем способу или альтернативному способу исчисления;
  • нарушение процессуальных требований к претензии: направление по ненадлежащему адресу; отсутствие обязательных реквизитов; подписание неуполномоченным лицом; отсутствие обязательных приложений;
  • истечение срока исковой давности (о применении срока исковой давности заявляется в ответе на претензию либо позднее в судебном процессе);
  • злоупотребление правом со стороны правообладателя (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации): направление претензии в целях недобросовестной конкуренции, длительное непринятие мер к защите права при осведомлённости о нарушении, направление претензий множеству контрагентов при заведомой недобросовестности намерений.
Каждое возражение должно быть подкреплено ссылками на нормы права, разъяснения высших судов, судебную практику, конкретные доказательства.

9. Особенности ответов по патентно-правовым спорам.

Ответы на претензии по нарушению патентных прав имеют следующие особенности:
  • центральным вопросом является установление факта использования каждого признака независимого пункта формулы изобретения (полезной модели) или всех существенных признаков промышленного образца в спорной продукции (процессе, изделии). Отсутствие хотя бы одного признака независимого пункта означает отсутствие нарушения. В ответе на претензию проводится подробный сопоставительный анализ признаков в форме таблицы или описательной части с указанием: отсутствия конкретных признаков; наличия существенно различающихся признаков; отсутствия эквивалентности заменённых признаков;
  • обоснованное применение принципа эквивалентов: заменяющий признак должен быть известен в данной области техники в качестве эквивалента заменённому признаку до совершения действий, признаваемых нарушением. Возражения могут быть построены на обосновании отсутствия эквивалентности (различное техническое назначение, различные достигаемые технические результаты, различные принципы действия);
  • при возможности к ответу прилагается заключение патентно-технической экспертизы, подтверждающее отсутствие использования охраняемого решения. Такое заключение может быть получено внесудебно у квалифицированного специалиста и представлено правообладателю;
  • ссылка на статью 1359 Гражданского кодекса Российской Федерации: перечень действий, не являющихся нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, включая применение в личных, семейных или иных не связанных с предпринимательской деятельностью целях; проведение научного исследования продукта или способа; использование при чрезвычайных обстоятельствах; разовое изготовление лекарственных средств;
  • ссылка на статью 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации о праве преждепользования при наличии обоснованных фактических оснований (независимое создание тождественного решения до даты приоритета патента, начало использования или необходимые к этому приготовления);
  • возможность обращения в Роспатент с возражением против выдачи патента по основаниям несоответствия условиям патентоспособности (статья 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации) параллельно с ведением работы по претензии. Такое возражение приостанавливает риск взыскания компенсации до его рассмотрения (при удовлетворении возражения патент признаётся недействительным полностью или частично с даты подачи заявки, что исключает основания для взыскания);
  • в отдельных случаях - обращение в Суд по интеллектуальным правам с иском о принудительной лицензии по статье 1362 Гражданского кодекса Российской Федерации при наличии оснований (изобретение или промышленный образец не используются или недостаточно используются правообладателем в течение установленных сроков и правообладатель отказался от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике).

10. Особенности ответов по авторско-правовым спорам.

Ответы на претензии по нарушению авторских прав и прав на объекты смежных прав имеют следующие особенности:
  • проверка охраноспособности произведения: не всякий результат творческого труда охраняется авторским правом. Не являются объектами авторских прав идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования (пункт 5 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации). Официальные документы государственных органов, символы и знаки, произведения народного творчества (фольклор), сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер, также не охраняются авторским правом (пункт 6 статьи 1259);
  • проверка авторства и принадлежности исключительного права: сомнения в возникновении исключительного права у заявителя претензии, наличие спорных вопросов о служебном создании, соавторстве, наследовании;
  • обоснование правомерного использования по статьям 1272-1280 Гражданского кодекса Российской Федерации: свободное воспроизведение в личных целях (кроме отдельных исключений); свободное использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях, включая цитирование в объёме, оправданном целью цитирования; свободное использование путём репродуцирования; свободное публичное исполнение музыкального произведения при исполнении на официальных или религиозных церемониях, во время похорон; свободная запись программы для ЭВМ или базы данных пользователем в целях, связанных с целевым использованием;
  • ссылка на исчерпание исключительного права на произведение по статье 1272 Гражданского кодекса Российской Федерации (правомерное введение экземпляров в оборот и последующее свободное распространение экземпляров, за исключением случаев проката);
  • в отношении программ для ЭВМ и баз данных - применение статьи 1280 Гражданского кодекса Российской Федерации, разрешающей пользователю совершать определённые действия в отношении программы для ЭВМ или базы данных без разрешения автора и без выплаты дополнительного вознаграждения: воспроизведение, изменение экземпляра программы или базы данных исключительно в целях его функционирования на технических средствах пользователя; изготовление копии программы для ЭВМ в архивных целях;
  • проверка расчёта компенсации: при исчислении в двукратном размере стоимости права использования критически важно обосновать реальную рыночную ставку. Ставки лицензионного вознаграждения на программы для ЭВМ, установленные правообладателем в качестве базовых, могут не соответствовать фактическим ценам продаж, скидкам, специальным условиям. Представление доказательств реальных цен позволяет существенно снизить размер требований;
  • в отношении фотографических произведений, размещённых в открытых источниках без явных предупреждений об охране, возможны возражения о добросовестном заблуждении относительно правового режима, что учитывается при определении размера компенсации, но не исключает нарушения;
  • разграничение имущественных и неимущественных требований: требования о компенсации морального вреда за нарушение исключительного (имущественного) права не подлежат удовлетворению по разъяснениям Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 33 от 15.11.2022. Такие требования обоснованно отклоняются.

11. Особенности ответов по товарным знакам и иным средствам индивидуализации.

Ответы на претензии по нарушению прав на товарные знаки и иные средства индивидуализации имеют следующие особенности:
  • центральным вопросом является наличие или отсутствие сходства до степени смешения. Возражения могут быть построены на: отсутствии звукового (фонетического) сходства (различное количество слогов, различие ударений, различие в согласных и гласных); отсутствии графического (визуального) сходства (различия в шрифтах, цветах, изобразительных элементах); отсутствии семантического (смыслового) сходства (различие в переводах, ассоциациях, вызываемых обозначениями); отсутствии однородности товаров и услуг (принадлежность к различным классам МКТУ или к принципиально различным группам товаров);
  • ссылка на исчерпание исключительного права на товарный знак по статье 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при подтверждении введения товара в оборот правообладателем или с его согласия. С 2022 года по отдельным категориям товаров действует режим параллельного импорта, установленный постановлениями Правительства Российской Федерации, что позволяет ввозить оригинальные товары без согласия правообладателя;
  • возможность обращения в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (отсутствие различительной способности; ложные или способные ввести в заблуждение обозначения; тождество или сходство с ранее зарегистрированными знаками; тождество с фирменным наименованием, известным на дату приоритета) и по основаниям, предусмотренным иными пунктами статьи 1483;
  • возможность обращения в Суд по интеллектуальным правам с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием по статье 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, если товарный знак не использовался правообладателем непрерывно в течение любых трёх лет после его государственной регистрации;
  • ссылка на использование обозначения не в качестве товарного знака, а в описательных целях, для указания на характеристики товара, для сравнительной рекламы, при иных обстоятельствах, не образующих использование в качестве средства индивидуализации;
  • при спорах о наименовании мест происхождения товаров и географических указаниях - обоснование соответствия товара всем требованиям (географическое происхождение, особые свойства, обусловленные природными условиями и человеческими факторами);
  • проверка ограничений исключительного права на фирменное наименование и коммерческое обозначение: право на фирменное наименование включает право использовать это наименование в качестве средства индивидуализации; право на коммерческое обозначение возникает при наличии достаточной различительной способности и известности в пределах определённой территории.

12. Заявление о применении сроков исковой давности.

Заявление о применении сроков исковой давности является важным средством защиты в спорах об интеллектуальных правах.
Общий срок исковой давности по требованиям о защите исключительных прав составляет три года со дня, когда правообладатель узнал или должен был узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком (статьи 195, 196, 200 Гражданского кодекса Российской Федерации).

12.1. Особенности исчисления сроков исковой давности по спорам об интеллектуальных правах:

  • по длящимся нарушениям (продолжающееся использование охраняемого объекта в течение длительного периода) срок исковой давности исчисляется отдельно по каждому эпизоду нарушения. Требования о компенсации могут быть предъявлены только за трёхлетний период, предшествовавший подаче иска (либо направлению претензии);
  • срок исковой давности приостанавливается на срок фактического соблюдения досудебного порядка урегулирования спора согласно пункту 3 статьи 202 Гражданского кодекса Российской Федерации; в случае отсутствия установленного законом или договором срока для проведения досудебной процедуры - на шесть месяцев со дня начала такой процедуры;
  • срок исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга (статья 203 Гражданского кодекса Российской Федерации). Ответ на претензию с признанием фактических обстоятельств нарушения может быть квалифицирован как такое действие, поэтому при отсутствии готовности признать нарушение формулировки ответа должны быть тщательно выверены;
  • по требованиям о признании права, о пресечении действий, нарушающих право, о защите личных неимущественных прав (право авторства, право на имя, право на неприкосновенность произведения) сроки исковой давности не применяются (статья 208 Гражданского кодекса Российской Федерации).
  • Заявление о применении сроков исковой давности может быть сделано в ответе на претензию с целью зафиксировать позицию, но окончательное правовое значение оно приобретает в судебном процессе, где применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения (пункт 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации).

13. Встречные требования и заявление о недобросовестности правообладателя.

Встречные требования и заявления о недобросовестности правообладателя могут быть заявлены в ответе на претензию при наличии соответствующих обстоятельств:
  • требования о взыскании убытков, причинённых распространением правообладателем недостоверных сведений о нарушении, направлением необоснованных претензий контрагентам стороны, публичными обвинениями в нарушении;
  • требования о признании факта отсутствия нарушения исключительного права (превентивный иск в суде для устранения правовой неопределённости);
  • требования, вытекающие из недобросовестной конкуренции: приобретение исключительного права на средство индивидуализации, тождественное или сходное с обозначением, используемым другим субъектом до даты приоритета, с целью вытеснения такого субъекта с рынка (статья 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции");
  • заявление о недобросовестности осуществления исключительного права по статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации: злоупотребление правом; заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав. При установлении злоупотребления суд может отказать в защите права полностью или частично;
  • заявление о ничтожности пунктов лицензионного договора или иного соглашения, положенного в основу претензии, при наличии соответствующих оснований (статьи 168, 178, 179 Гражданского кодекса Российской Федерации);
  • при наличии оснований - обращение в Федеральную антимонопольную службу с заявлением о недобросовестной конкуренции;
  • обращение в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку, изобретению, полезной модели, промышленному образцу по основаниям, установленным законом;
  • обращение в Суд по интеллектуальным правам с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, о признании недействительным патента, о признании актов Роспатента незаконными.
  • Заявление встречных требований и о недобросовестности требует внимательной проработки с учётом возможных последствий для отношений сторон и рисков собственной ответственности за необоснованные утверждения.

14. Предложения об урегулировании спора и заключении соглашения.

При наличии заинтересованности в мирном урегулировании спора ответ на претензию может содержать конкретные предложения по урегулированию.

14.1. Основные варианты предложений:

  • заключение соглашения об урегулировании спора с полным или частичным признанием нарушения, обязательством прекратить дальнейшее использование охраняемого объекта, обязательством выплатить согласованный размер компенсации, обязательством уничтожить или изъять контрафактную продукцию;
  • заключение лицензионного договора о предоставлении права использования охраняемого объекта на будущее (легализация фактически осуществляемого использования). Такое предложение целесообразно, когда предмет спора имеет длительный коммерческий интерес для нарушителя;
  • заключение договора об отчуждении исключительного права: применяется при заинтересованности нарушителя в приобретении прав на охраняемый объект и готовности правообладателя к отчуждению;
  • заключение договора коммерческой концессии (франчайзинга): применяется при заинтересованности сторон в долгосрочном партнёрстве с использованием комплекса исключительных прав;
  • предложение о применении процедуры медиации по Федеральному закону от 27.07.2010 № 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" с указанием возможных кандидатур медиаторов;
  • предложение о передаче спора в третейский суд по Федеральному закону от 29.12.2015 № 382-ФЗ "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации" с указанием арбитражного учреждения (постоянно действующего арбитражного учреждения при Роспатенте, при Торгово-промышленной палате Российской Федерации);
  • предложение о проведении переговоров с указанием возможных дат, места, состава участников.
Конкретность предложений об урегулировании и наличие подготовленных проектов документов существенно повышают вероятность мирного разрешения спора. Общие формулировки "готовы к переговорам" без конкретных предложений редко приводят к результату.

15. Порядок направления ответа на претензию.

Ответ на претензию направляется в срок, установленный законом (тридцать календарных дней со дня направления претензии по общему правилу пункта 5.1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации), или в срок, указанный в претензии, если он не противоречит закону.

15.1. Направление ответа должно обеспечивать подтверждение факта отправления и получения:

  • заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу правообладателя, указанному в претензии или в его учредительных документах, с составлением описи вложения;
  • курьерской доставкой с получением расписки о вручении;
  • электронной почтой или через оператора электронного документооборота при согласованности такого способа обмена документами (либо при направлении претензии тем же способом);
  • при направлении иностранному лицу - способами, предусмотренными международными договорами.
Все документы, подтверждающие направление ответа, сохраняются: почтовая квитанция, опись вложения, уведомление о вручении, отчёт об отслеживании, курьерская расписка, отчёт оператора электронного документооборота. Указанные документы могут быть использованы в последующем судебном процессе для подтверждения добросовестного исполнения обязанности по досудебному урегулированию, что имеет значение для распределения судебных расходов по статье 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Направление ответа рекомендуется также по электронной почте в качестве дублирующего канала для оперативного получения адресатом и продолжения переговоров.

16. Типичные ошибки при подготовке ответа.

Практика показывает следующие типичные ошибки, снижающие эффективность ответа на претензию:
  • полное игнорирование претензии без ответа. Отсутствие ответа расценивается судом как отказ в удовлетворении претензии и не препятствует правообладателю обратиться в суд по истечении тридцатидневного срока. Одновременно отсутствие ответа лишает адресата возможности изложить свою позицию, инициировать переговоры, снизить размер требований. Согласно статье 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отсутствие ответа на претензию может повлечь возложение судебных расходов на нарушителя независимо от результатов рассмотрения дела;
  • декларативный, немотивированный ответ ("требования не признаём") без изложения конкретных обстоятельств и правовых оснований. Такой ответ не имеет доказательственной силы и не способствует урегулированию;
  • признание фактических обстоятельств, могущее быть квалифицировано как признание долга по статье 203 Гражданского кодекса Российской Федерации и повлекшее прерывание срока исковой давности;
  • заявление в ответе на претензию требований, которые впоследствии оказываются недостижимыми (обещания выплат, которые не будут исполнены; предложения о заключении соглашений на условиях, которые не будут выполнены). Такие обещания могут ухудшить положение отвечающей стороны в судебном процессе;
  • некорректный тон, оскорбительные выражения, эмоциональные оценки правообладателя. Такие формулировки создают неблагоприятное впечатление у суда и препятствуют переговорам;
  • отсутствие подтверждающих документов в приложении к ответу. Ссылка на договоры, свидетельства, экспертные заключения без представления их копий существенно снижает убедительность возражений;
  • пропуск тридцатидневного срока для ответа: несмотря на то, что закон не устанавливает прямых правовых последствий за пропуск срока со стороны получателя претензии, своевременность ответа оценивается судом при распределении судебных расходов;
  • ошибки в оценке обстоятельств: неверное применение или невыявление обстоятельств, полностью или частично исключающих нарушение (лицензионный договор, свободное использование, право преждепользования, исчерпание исключительного права);
  • заявление возражений, которые могут быть легко опровергнуты правообладателем (ссылки на недействующие договоры, на неприменимые нормы права, на не подтверждённые доказательствами обстоятельства);
  • отказ от привлечения квалифицированного специалиста (патентного поверенного, адвоката, специализирующегося на защите интеллектуальных прав) при работе со сложными претензиями, требующими технической и правовой экспертизы.
  • Профилактика указанных ошибок обеспечивается системной работой по анализу претензии, привлечением квалифицированных консультантов, тщательной подготовкой ответа с полным правовым обоснованием и полным комплектом приложений.
5.0
4.9

Отзывы Доверителей о работе с нами:

Офис в Санкт-Петербурге:
Офис в Москве: