В патентных спорах это один из центральных инструментов доказывания, поскольку суд обычно не располагает собственными специальными знаниями для ответа на вопрос, содержит ли спорный продукт все признаки независимого пункта формулы, является ли конкретный признак эквивалентным и в какой мере техническое решение воспроизводит охраняемый объект.
Процессуальная ценность судебной экспертизы заключается в том, что заключение эксперта является самостоятельным доказательством и оценивается судом наряду с другими доказательствами по делу.
Однако в патентных спорах вес такого доказательства особенно высок, поскольку без него суду трудно установить техническую основу спора.
Поэтому подготовительная работа до назначения экспертизы имеет стратегическое значение: от точности предложенных вопросов, качества представленных материалов и корректности выбранного экспертного учреждения во многом зависит результат исследования.
Судебная патентоведческая экспертиза не сводится к простой проверке сходства объектов.
Она представляет собой исследование фактических данных, связанных с признаками охраняемого решения и признаками исследуемого продукта, устройства, способа или внешнего вида изделия.
Объектом такой экспертизы является не сам патент как документ и не само абстрактное изобретение, а материальный объект или техническая документация, в которых предполагается использование признаков патента; предметом же служат сами признаки, прежде всего независимого пункта формулы.
Это разграничение необходимо учитывать при формулировании вопросов суду и эксперту, чтобы не подменять исследовательскую задачу юридической квалификацией.
В патентных спорах обычно ставит перед экспертом следующие группы вопросов:
- содержатся ли в исследуемом продукте признаки независимого пункта формулы изобретения или полезной модели;
- являются ли выявленные отличия существенными или эквивалентными;
- формирует ли дизайн спорного изделия то же общее визуальное впечатление, что и охраняемый промышленный образец;
- можно ли идентифицировать конкретные элементы конструкции, технологии или внешнего вида как воплощающие защищённое решение.
При этом вопрос «имеет ли место нарушение патента» в чистом виде нередко признаётся некорректным, поскольку содержит правовую квалификацию, выходящую за пределы компетенции эксперта.