Ее основная функция заключается в том, чтобы создать доказательственную и стратегическую основу для урегулирования конфликта без судебного разбирательства либо для подготовки к такому разбирательству на максимально сильной позиции.
В рамках досудебной экспертизы решается несколько групп задач.
- Первая - установление факта коммерческого использования обозначения. Недостаточно показать, что похожее обозначение существует как таковое; необходимо установить, что оно используется именно как средство индивидуализации товаров, услуг, предложения к продаже, рекламы, вывески, документации, упаковки или интернет-продвижения.
- Вторая - установление степени сходства между обозначениями.
- Третья - анализ однородности товаров и услуг.
- Четвертая - формирование вывода о вероятности смешения и степени правового риска.
Методически досудебная экспертиза начинается с постановки задачи и определения юридического сценария.
- Если Доверитель является правообладателем, цель чаще всего состоит в подтверждении нарушения и подготовке претензии.
- Если Доверитель выступает предполагаемым нарушителем, задача состоит в обратном: установить отсутствие сходства до степени смешения, отсутствие однородности товаров, различие в целевой аудитории либо отсутствие использования обозначения в товарозначимой функции.
Особое значение на этой стадии имеет сбор доказательств из цифровой среды.
Современные споры о товарных знаках все чаще связаны с использованием обозначений на маркетплейсах, в карточках товаров, в контекстной рекламе, в доменных именах, в адресной строке, в аккаунтах социальных сетей, в метатегах и в интерфейсах интернет-магазинов.
Поэтому досудебная экспертиза должна учитывать не только классические материальные носители, но и цифровой способ присутствия знака в коммерческом обороте.
Именно на этой стадии нередко проводится нотариальный осмотр сайта, контрольная закупка, фиксация рекламы и скриншотов, а также сбор данных о структуре ассортимента и характере продаж.
Результатом досудебной экспертизы является развернутое письменное заключение. В идеальной модели оно должно включать описание объекта исследования, перечень использованных материалов, анализ правового титула правообладателя, сравнительное исследование обозначений по всем применимым критериям, анализ однородности товаров и услуг, оценку вероятности смешения и финальные рекомендации по стратегии. Такие рекомендации могут включать направление претензии, предложение о лицензионном урегулировании, подготовку иска, корректировку брендинга, изменение упаковки, отказ от части обозначения либо выработку возражений против требований оппонента.